Không phải mọi thoả thuận mua bán nhãn hiệu đều được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận. Luật Sở hữu trí tuệ đặt ba giới hạn chính: chỉ chuyển nhượng trong phạm vi được bảo hộ, việc chuyển nhượng không được gây nhầm lẫn về đặc tính và nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ, và bên nhận phải đủ điều kiện của người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó. Thêm vào đó là các quy tắc riêng cho đồng sở hữu, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận.
Phần lớn các vướng mắc đều có cách gỡ nếu phát hiện từ khi soạn hợp đồng: đổi phạm vi chuyển, chuyển trọn cả cụm nhãn, đổi chủ thể nhận, hoặc chuyển sang li-xăng. Bài này đi qua từng giới hạn, ví dụ giả định cho từng loại, và hướng xử lý tương ứng.
Ba nguyên tắc chung luật đặt ra
Nguyên tắc thứ nhất: chỉ chuyển được cái mình có. Chủ văn bằng chỉ chuyển nhượng quyền trong phạm vi văn bằng bảo hộ, tức là đúng mẫu nhãn và đúng danh mục hàng hoá, dịch vụ đã được cấp. Hợp đồng ghi chuyển nhượng cả những sản phẩm ngoài danh mục thì phần đó không có gì để chuyển.
Nguyên tắc thứ hai: không được gây nhầm lẫn. Nhãn hiệu tồn tại để người mua nhận ra hàng của ai. Nếu sau khi chuyển nhượng, cùng một nhãn hoặc hai nhãn rất giống nhau lại thuộc về hai chủ khác nhau cho những mặt hàng tương tự, người tiêu dùng không còn biết ai đứng sau sản phẩm. Luật ngăn tình trạng đó.
Nguyên tắc thứ ba: bên nhận phải là người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó. Với nhãn hiệu thông thường, người có quyền đăng ký là người dùng nhãn cho hàng hoá mình sản xuất hoặc dịch vụ mình cung cấp, hoặc trong một số trường hợp là người kinh doanh hợp pháp sản phẩm đó. Với nhãn hiệu tập thể và chứng nhận, luật đòi chủ thể có tư cách đặc biệt. Ba nguyên tắc này là khung để Cục xét mọi hồ sơ chuyển nhượng.
Chuyển một phần danh mục: khi nào bị từ chối
Chuyển nhượng một phần danh mục là hợp pháp về nguyên tắc. Một chủ nhãn có văn bằng cho cả bánh kẹo và quần áo hoàn toàn có thể bán phần quần áo cho người khác, vì hai nhóm hàng cách xa nhau, người mua không nghĩ chúng cùng một nguồn.
Vấn đề nảy sinh khi phần chuyển đi và phần giữ lại là hàng tương tự hoặc liên quan. Ví dụ giả định: nhãn "Sen Lam" được bảo hộ cho nước mắm và nước chấm. Chủ nhãn muốn bán phần nước chấm, giữ phần nước mắm. Hai mặt hàng bày cạnh nhau trên kệ, dùng chung bữa ăn, nhiều khi cùng một nhà sản xuất. Sau chuyển nhượng, hai doanh nghiệp khác nhau cùng bán sản phẩm "Sen Lam" ở cùng quầy gia vị. Đây là tình huống Cục có thể từ chối ghi nhận vì gây nhầm lẫn về nguồn gốc.
Cách xử lý: hoặc chuyển trọn cả văn bằng, hoặc tách phạm vi theo những nhóm hàng thật sự xa nhau, hoặc thay chuyển nhượng bằng li-xăng cho phần sản phẩm bên kia cần dùng. Li-xăng giữ một chủ duy nhất kiểm soát chất lượng, nên không gây vấn đề nguồn gốc như chuyển nhượng một phần.
Nhãn gần giống còn trong tay bên bán
Bộ nhãn nhiều phiên bản. Doanh nghiệp thường đăng ký nhiều văn bằng cho cùng một chữ: bản chữ, bản logo, bản tiếng Anh. Nếu chỉ bán một văn bằng và giữ lại những bản kia cho hàng tương tự, kết quả là hai chủ cùng dùng những dấu hiệu gần như giống hệt. Cục có thể xem xét cả các văn bằng còn lại khi quyết định ghi nhận.
Nhãn có chung phần chính. Ví dụ giả định: chủ nhãn có "Ngọc Bờ Kênh" cho gạo và "Ngọc Bờ Kênh Vàng" cho gạo nếp. Bán một nhãn, giữ nhãn kia là tạo ra hai nguồn cho hai sản phẩm người tiêu dùng gần như không phân biệt được.
Cách gỡ. Rà toàn bộ danh mục văn bằng và đơn của bên bán, chọn ra những nhãn có phần chính giống nhau cho hàng tương tự, và chuyển cùng một lúc. Những nhãn bên bán buộc phải giữ, hai bên cần thoả thuận về việc bên bán ngừng dùng hoặc chủ động yêu cầu chấm dứt hiệu lực.
Đừng giấu. Cục tra được các văn bằng cùng chủ. Giữ lại một nhãn gần giống với hy vọng không ai để ý chỉ làm hồ sơ bị yêu cầu giải trình, và để lại rủi ro tranh chấp về sau.
Các loại quyền bị giới hạn riêng
Ngoài nhãn hiệu thông thường, các đối tượng gần với nhãn hiệu có quy tắc chuyển giao riêng, và thường bị nhầm là chuyển nhượng được như nhãn thường.
| Đối tượng | Chuyển nhượng | Li-xăng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Nhãn hiệu thông thường | Được, trong ba nguyên tắc chung | Được | Bên nhận đủ điều kiện đứng tên |
| Nhãn hiệu tập thể | Bị giới hạn chặt do gắn với tổ chức tập thể | Không được cho người không phải thành viên dùng | Thành viên dùng theo quy chế, không phải theo hợp đồng li-xăng thông thường |
| Nhãn hiệu chứng nhận | Bị giới hạn, bên nhận phải có tư cách chứng nhận | Cấp quyền dùng theo quy chế chứng nhận | Chủ nhãn chứng nhận không tự sản xuất hàng mang nhãn |
| Chỉ dẫn địa lý | Không được chuyển nhượng | Không được li-xăng | Quyền thuộc về Nhà nước |
| Tên thương mại | Chỉ cùng toàn bộ cơ sở kinh doanh | Không li-xăng riêng | Khác nhãn hiệu dù chữ giống nhau |
Nếu chữ trên nhãn trùng với tên doanh nghiệp, hãy tách hai việc: nhãn hiệu chuyển theo thủ tục tại Cục, còn tên doanh nghiệp đi theo pháp luật doanh nghiệp. Mua được nhãn không có nghĩa là có quyền với tên công ty của bên bán.
Đồng sở hữu và bên nhận không đủ điều kiện
Văn bằng đứng tên nhiều chủ thì việc chuyển nhượng cần sự đồng ý của tất cả. Một đồng chủ không thể tự ý bán phần của mình cho người ngoài nếu những người còn lại không đồng ý bằng văn bản. Tình huống hay gặp là nhãn do hai người cùng khởi nghiệp nộp chung, sau đó hai người tách ra. Người muốn bán cần thoả thuận với người kia trước; không thoả thuận được thì đây là tranh chấp dân sự giữa các đồng chủ, không phải việc Cục tự phân xử.
Bên nhận không đủ điều kiện là giới hạn thứ hai hay bị bỏ qua. Về nguyên tắc, người nhận nhãn hiệu thông thường phải là người dùng nhãn cho hàng hoá, dịch vụ của mình hoặc kinh doanh hợp pháp sản phẩm đó. Một quỹ đầu tư chỉ muốn giữ nhãn làm tài sản, hoặc một cá nhân không có hoạt động kinh doanh liên quan, có thể bị hỏi lại về tư cách. Trên thực tế Cục xem từng hồ sơ cụ thể; điều cần làm là chuẩn bị giải trình về hoạt động sản xuất, kinh doanh của bên nhận nếu tư cách này chưa rõ.
Với nhãn hiệu tập thể, bên nhận phải là tổ chức tập thể hợp pháp, như hợp tác xã, hiệp hội. Với nhãn hiệu chứng nhận, bên nhận phải có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, nguồn gốc của sản phẩm. Một doanh nghiệp sản xuất bình thường không thể nhận chuyển nhượng các loại nhãn này để dùng như nhãn riêng.
Những điều hay bị tưởng là cấm nhưng thực ra không
Bên nhận là doanh nghiệp nước ngoài. Chủ thể nước ngoài vẫn nhận chuyển nhượng nhãn hiệu tại Việt Nam được. Điểm khác là nếu không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam thì phải làm thủ tục qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp, và giấy tờ có thể cần dịch, hợp pháp hoá theo yêu cầu.
Nhãn chưa đưa vào sử dụng. Văn bằng chưa dùng vẫn chuyển nhượng được. Tuy nhiên, nhãn không được sử dụng liên tục trong một thời gian dài theo luật có thể bị người khác yêu cầu chấm dứt hiệu lực. Bên mua nên hỏi lịch sử sử dụng và có kế hoạch dùng sớm sau khi nhận.
Văn bằng sắp hết hạn. Vẫn chuyển nhượng được, nhưng phải tính ai làm gia hạn và vào lúc nào, để không rơi vào khoảng văn bằng hết hiệu lực giữa lúc hồ sơ chuyển nhượng đang chờ xử lý.
Nhãn đang cho người khác dùng. Không làm việc chuyển nhượng bị cấm. Bên mua nhận nhãn cùng với các hợp đồng li-xăng đang có hiệu lực, nên cần biết trước để quyết định giữ hay chấm dứt những hợp đồng đó.
Nhãn đã được cấp cho cá nhân. Văn bằng đứng tên cá nhân hoàn toàn chuyển nhượng được, kể cả cho doanh nghiệp, miễn bên nhận đủ điều kiện. Cá nhân ký hợp đồng bằng chính tên mình, không cần con dấu.
Bị vướng thì xử lý thế nào
Khi hồ sơ có nguy cơ không được ghi nhận, các hướng thường dùng là:
- Mở rộng phạm vi chuyển thành toàn bộ văn bằng, kèm cả các nhãn gần giống bên bán đang giữ.
- Chia phạm vi theo những nhóm hàng thật sự xa nhau, tránh phần giữ và phần chuyển là hàng tương tự.
- Thay chuyển nhượng bằng li-xăng độc quyền dài hạn, để một chủ duy nhất vẫn kiểm soát chất lượng.
- Đổi chủ thể nhận sang pháp nhân đang sản xuất, kinh doanh thật sản phẩm mang nhãn.
- Với đồng sở hữu, lập văn bản đồng ý của tất cả đồng chủ trước khi ký với bên mua.
- Khi Cục đã ra thông báo, trả lời trong thời hạn với lập luận về sự khác biệt của hàng hoá, hoặc sửa phạm vi chuyển theo hướng Cục nêu.
Giao dịch có giá trị lớn, có đồng chủ bất đồng, hoặc liên quan nhãn tập thể của cả một vùng sản xuất nên được người làm nghề sở hữu trí tuệ xem trước khi ký. Nếu chưa biết bắt đầu từ đâu, bạn có thể hỏi luật sư trên AI Cố Vấn để được chỉ ra các điểm cần rà trong trường hợp cụ thể của mình.
Câu hỏi thường gặp
Có được bán nhãn hiệu cho một mặt hàng và giữ lại mặt hàng khác không?
Được nếu hai nhóm hàng cách xa nhau và không gây nhầm lẫn về nguồn gốc. Nếu phần bán và phần giữ là hàng tương tự hoặc liên quan, Cục có thể từ chối ghi nhận việc chuyển nhượng một phần.
Nhãn hiệu đứng tên hai người, một người muốn bán phần của mình được không?
Không thể tự ý. Chuyển nhượng văn bằng đồng sở hữu cần văn bản đồng ý của tất cả đồng chủ. Nếu các đồng chủ bất đồng, đó là tranh chấp dân sự cần thương lượng hoặc giải quyết theo thủ tục dân sự.
Chỉ dẫn địa lý có chuyển nhượng được như nhãn hiệu không?
Không. Quyền đối với chỉ dẫn địa lý thuộc về Nhà nước; tổ chức, cá nhân được phép sử dụng không có quyền chuyển nhượng hay cho người khác dùng chỉ dẫn địa lý.
Mua nhãn hiệu có kèm quyền dùng tên công ty của bên bán không?
Không tự động. Tên thương mại khác nhãn hiệu và chỉ chuyển được cùng toàn bộ cơ sở kinh doanh. Nếu tên công ty bên bán trùng chữ với nhãn, hợp đồng nên thoả thuận việc bên bán đổi tên doanh nghiệp.
Bị Cục từ chối vì gây nhầm lẫn thì có còn cách nào không?
Có. Có thể chuyển trọn văn bằng và các nhãn gần giống, chia lại phạm vi theo nhóm hàng xa nhau, hoặc chuyển sang li-xăng để một chủ duy nhất vẫn kiểm soát nguồn gốc và chất lượng.