Theo Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có hiệu lực theo thoả thuận giữa các bên mà không cần đăng ký, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Nói cách khác, không đăng ký thì hai bên vẫn ràng buộc nhau; còn khi cần đem hợp đồng ra cho người ngoài, như sàn thương mại điện tử, cơ quan hải quan hay một người đang làm nhái, thì hợp đồng chưa đăng ký yếu hơn hẳn.
Quy định này đã thay đổi qua các lần sửa luật, và nhiều tài liệu cũ vẫn viết rằng li-xăng phải đăng ký mới có hiệu lực. Bạn đối chiếu bản hợp nhất mới nhất của Luật Sở hữu trí tuệ khi áp dụng. Bài này giải thích khi nào nên đăng ký, hồ sơ, các bước, và những việc phải làm sau khi đăng ký.
Có hiệu lực giữa hai bên và có giá trị với bên thứ ba khác nhau thế nào
Hiệu lực giữa hai bên nghĩa là chủ nhãn và bên được li-xăng phải thực hiện đúng những gì đã ký: một bên cho dùng, một bên trả phí, tuân thủ tiêu chuẩn. Nếu một bên vi phạm, bên kia có thể đòi thực hiện hoặc bồi thường theo hợp đồng mà không cần biết hợp đồng đã đăng ký hay chưa.
Giá trị với bên thứ ba là chuyện khác. Bên thứ ba là bất kỳ ai không ký hợp đồng: một nhà bán hàng khác trên sàn, một người mua lại nhãn từ chủ nhãn, một cơ quan đang xử lý vi phạm. Với họ, hợp đồng chưa đăng ký chỉ là một thoả thuận riêng mà họ không có nghĩa vụ phải biết. Hợp đồng đã đăng ký thì được ghi vào Sổ đăng ký quốc gia, công bố công khai, và người khác không thể nói rằng mình không biết.
Ví dụ giả định: chủ nhãn "Gốm Lam Kiều" li-xăng độc quyền cho một xưởng ở Vĩnh Long nhưng không đăng ký. Hai năm sau chủ nhãn bán nhãn cho người khác. Người mua có thể lập luận rằng mình không bị ràng buộc bởi một li-xăng không công khai. Nếu hợp đồng đã đăng ký, vị trí của xưởng chắc chắn hơn rất nhiều.
Một hệ quả nữa ít người để ý: Sổ đăng ký quốc gia là nơi người muốn mua nhãn, nhà đầu tư hay đối tác tra cứu trước khi giao dịch. Li-xăng đã đăng ký hiện ra ở đó, giúp người khác biết nhãn đang có ai được dùng và trong phạm vi nào. Với bên được li-xăng, đó là lớp bảo vệ; với chủ nhãn, đó là cách minh bạch để không bị cáo buộc che giấu khi bán nhãn sau này.
Những lúc bạn sẽ cần hợp đồng đã đăng ký
Trong vận hành hằng ngày, hợp đồng li-xăng chưa đăng ký vẫn chạy được. Vấn đề chỉ lộ ra ở những thời điểm sau:
- Mở gian hàng chính hãng hoặc đăng ký bảo vệ thương hiệu trên sàn thương mại điện tử, khi sàn yêu cầu chứng minh quyền dùng nhãn.
- Đề nghị cơ quan hải quan giám sát, tạm dừng làm thủ tục với hàng nghi xâm phạm.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý người đang làm nhái, khi bên được li-xăng muốn tham gia hoặc chủ động phối hợp.
- Chủ nhãn chuyển nhượng nhãn cho người khác, hoặc doanh nghiệp chủ nhãn sáp nhập, giải thể.
- Chứng minh việc sử dụng nhãn của bên được li-xăng là sử dụng hợp pháp, phục vụ chủ nhãn khi có người yêu cầu chấm dứt hiệu lực do không sử dụng.
- Làm việc với nhà phân phối, chuỗi bán lẻ lớn yêu cầu hồ sơ pháp lý đầy đủ trước khi nhận hàng.
Mỗi tổ chức có yêu cầu riêng; có nơi chấp nhận hợp đồng chưa đăng ký kèm văn bản xác nhận của chủ nhãn, có nơi không. Đăng ký sớm giúp bạn không bị động khi tình huống tới.
Hồ sơ đăng ký hợp đồng li-xăng
Thành phần phổ biến như dưới đây. Mẫu tờ khai và yêu cầu kèm theo bạn tải bản hiện hành trên cổng dịch vụ công của Cục Sở hữu trí tuệ.
| Giấy tờ | Ghi chú |
|---|---|
| Tờ khai đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp | Theo mẫu của Cục; ghi số văn bằng, dạng hợp đồng, phạm vi, thời hạn |
| Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ của hợp đồng | Kèm bản dịch tiếng Việt nếu lập bằng tiếng nước ngoài |
| Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu | Khi văn bằng có nhiều chủ |
| Văn bản cho phép của chủ sở hữu | Với hợp đồng thứ cấp, nếu hợp đồng gốc chưa thể hiện rõ |
| Giấy uỷ quyền | Khi nộp qua tổ chức đại diện hoặc người khác |
| Chứng từ phí, lệ phí | Mức thu theo biểu phí hiện hành |
Thông tin trên tờ khai, trên hợp đồng và trên văn bằng phải trùng khớp. Nếu tên hoặc địa chỉ chủ văn bằng đã đổi, kể cả do sắp xếp đơn vị hành chính, hãy làm thủ tục sửa đổi văn bằng trước hoặc cùng lúc theo hướng dẫn của Cục.
Các bước từ ký tới nhận kết quả
Trình tự đăng ký hợp đồng li-xăng tương tự đăng ký hợp đồng chuyển nhượng, khác ở chỗ văn bằng không đổi chủ:
- Rà văn bằng: còn hiệu lực, đúng chủ, phạm vi bao trùm phần định li-xăng.
- Ký hợp đồng bằng văn bản với đủ nội dung luật bắt buộc.
- Lập tờ khai, chuẩn bị giấy tờ kèm theo và nộp phí.
- Nộp qua hệ thống trực tuyến hoặc tại điểm tiếp nhận của Cục; lưu số hồ sơ.
- Theo dõi thông báo; sửa, bổ sung trong thời hạn nếu Cục yêu cầu.
- Nhận văn bản ghi nhận đăng ký hợp đồng; thông tin được ghi vào Sổ đăng ký quốc gia và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
Sau khi có kết quả, bên được li-xăng nên lưu bản sao văn bản ghi nhận cùng với hợp đồng, vì đây là thứ các sàn, đối tác và cơ quan chức năng sẽ hỏi.
Nếu cùng một chủ nhãn li-xăng cho nhiều bên, mỗi hợp đồng là một hồ sơ đăng ký riêng. Hãy lập một bảng theo dõi nội bộ: hợp đồng nào, với ai, phạm vi gì, hết hạn khi nào, đã đăng ký hay chưa, để không cấp trùng độc quyền cho hai bên trong cùng một vùng.
Chủ nhãn là cá nhân, doanh nghiệp là người dùng: trường hợp rất phổ biến
Ở Việt Nam, rất nhiều nhãn hiệu đứng tên cá nhân người sáng lập, trong khi sản phẩm lại do công ty của họ sản xuất, xuất hoá đơn và bán ra thị trường. Về pháp lý, công ty đang dùng nhãn của một người khác. Khi mọi chuyện êm đẹp thì không ai để ý; khi công ty gọi vốn, đổi cổ đông, hay người sáng lập rời đi, câu hỏi "công ty dựa vào đâu để dùng nhãn" lập tức nổi lên.
Nếu chưa muốn chuyển hẳn nhãn sang công ty, một hợp đồng li-xăng giữa người sáng lập và công ty, được đăng ký tại Cục, là cách làm rõ quan hệ. Hợp đồng ghi rõ dạng li-xăng, phạm vi, thời hạn, phí (có thể bằng không nếu hai bên thoả thuận như vậy và phù hợp quy định thuế), và điều gì xảy ra khi người sáng lập không còn gắn bó với công ty.
Tình huống tương tự xảy ra trong các nhóm công ty: công ty mẹ đứng tên nhãn, các công ty con sản xuất và bán hàng. Mỗi công ty con nên có một hợp đồng li-xăng riêng, hoặc một hợp đồng khung có phụ lục cho từng đơn vị. Khi bán một công ty con ra ngoài nhóm, hợp đồng li-xăng có đăng ký giúp bên mua và bên bán biết chính xác công ty đó được dùng nhãn tới đâu.
Lỗi hay gặp khi đăng ký hợp đồng li-xăng
Hợp đồng không ghi dạng li-xăng. Tờ khai yêu cầu chọn độc quyền, không độc quyền hay thứ cấp. Hợp đồng không ghi, hoặc ghi mâu thuẫn giữa các điều, là lý do hay gặp khiến Cục yêu cầu làm rõ.
Phạm vi vượt danh mục văn bằng. Hợp đồng cho dùng nhãn cho cả những sản phẩm không có trong văn bằng. Phần vượt không có gì để li-xăng, và hồ sơ thường phải sửa lại phạm vi.
Người ký không đúng thẩm quyền. Giám đốc chi nhánh, trưởng phòng kinh doanh ký thay mà không có giấy uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật.
Li-xăng thứ cấp thiếu căn cứ. Hợp đồng gốc không cho phép cấp lại, hoặc hợp đồng gốc chưa được đăng ký mà không có văn bản cho phép riêng của chủ nhãn kèm theo.
Thông tin chủ văn bằng đã cũ. Văn bằng ghi tên, địa chỉ trước đây của chủ nhãn, hợp đồng ghi thông tin hiện tại. Cần sửa đổi văn bằng để hai bên khớp nhau trước khi Cục ghi nhận.
Sửa đổi, gia hạn và những việc cần làm tiếp
Hợp đồng đã đăng ký mà sau đó hai bên sửa phạm vi, thêm sản phẩm, đổi lãnh thổ, kéo dài thời hạn hay đổi từ độc quyền sang không độc quyền, thì nội dung sửa đổi cũng nên được đăng ký. Nếu không, thông tin công khai trên Sổ đăng ký quốc gia sẽ khác với thoả thuận thật, và phần sửa đổi có thể không có giá trị với bên thứ ba.
Bên được li-xăng nên để ý thời hạn hiệu lực của văn bằng. Luật quy định hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp chấm dứt khi quyền của bên giao chấm dứt. Nếu chủ nhãn quên gia hạn và văn bằng hết hiệu lực, li-xăng của bạn cũng mất theo. Hợp đồng nên có nghĩa vụ gia hạn đúng kỳ của chủ nhãn và quyền của bên được li-xăng được thông báo trước.
Cuối cùng là nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì rằng sản phẩm được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu. Đăng ký hợp đồng không thay cho nghĩa vụ này. Hai việc đi cùng nhau: một bên công khai với Nhà nước, một bên công khai với người mua.
Câu hỏi thường gặp
Không đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu thì hợp đồng có vô hiệu không?
Không. Theo luật hiện hành, hợp đồng li-xăng có hiệu lực theo thoả thuận giữa hai bên. Tuy nhiên hợp đồng chỉ có giá trị pháp lý với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.
Ai nên chủ động đăng ký hợp đồng li-xăng?
Thường là bên được li-xăng, vì họ là người cần chứng minh quyền dùng nhãn với sàn, đối tác và cơ quan chức năng. Hợp đồng nên ghi rõ ai nộp, ai chịu phí và nghĩa vụ phối hợp của bên còn lại.
Sửa phụ lục hợp đồng li-xăng có phải đăng ký lại không?
Nếu phụ lục thay đổi những nội dung đã đăng ký như phạm vi, lãnh thổ, thời hạn, dạng hợp đồng thì nên đăng ký sửa đổi. Nếu không, thông tin công khai khác với thoả thuận thật và phần sửa có thể không có giá trị với bên thứ ba.
Văn bằng hết hạn thì hợp đồng li-xăng ra sao?
Khi quyền của chủ nhãn chấm dứt, hợp đồng sử dụng nhãn hiệu cũng chấm dứt theo. Bên được li-xăng nên yêu cầu hợp đồng ràng buộc nghĩa vụ gia hạn của chủ nhãn và thông báo trước kỳ gia hạn.
Đã đăng ký hợp đồng có còn phải ghi chỉ dẫn li-xăng trên bao bì không?
Có. Nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì rằng sản phẩm được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu là nghĩa vụ riêng của bên được li-xăng, không được thay bằng việc đăng ký hợp đồng.